Recientemente se ha modificado tanto la Ley de Marcas como su Reglamento de ejecución, y con ello surgen toda una serie de novedades y cambios.
El pasado 1 de mayo entró en vigor el Real
Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento
de la Ley 17/2001 de Marcas fruto de la transposición a nuestro
ordenamiento de la Directiva 2015/2436 mediante el Real Decreto-ley
23/2018, de 21 de diciembre, que modificaba la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas, y que entró en vigor el día 14 de enero de 2019.
A continuación, vamos a exponer, de manera resumida, las novedades
más importantes sobre esta Reforma de la Ley y Reglamento de Marcas.
más importantes sobre esta Reforma de la Ley y Reglamento de Marcas.
Eliminación del requisito de representación gráfica en el concepto de marca
La marca pasa de ser definida como «todo signo susceptible de
representación gráfica» a «todo signo susceptible de representación».
Con la eliminación de la coletilla «gráfica» se busca ampliar el
concepto de marca, pasando a abarcar, entre otras: representaciones
holográficas, tridimensionales, olfativas o táctiles. Y, por ello, habrá
que facilitar información que sirva para precisar de una manera clara
cuál es el objeto que busca ser registrado. Por ejemplo, en el caso de
que se quisiera registrar una marca de tipo olfativo, habría que
detallar los atributos que permiten que el consumidor la reconozca.
representación gráfica» a «todo signo susceptible de representación».
Con la eliminación de la coletilla «gráfica» se busca ampliar el
concepto de marca, pasando a abarcar, entre otras: representaciones
holográficas, tridimensionales, olfativas o táctiles. Y, por ello, habrá
que facilitar información que sirva para precisar de una manera clara
cuál es el objeto que busca ser registrado. Por ejemplo, en el caso de
que se quisiera registrar una marca de tipo olfativo, habría que
detallar los atributos que permiten que el consumidor la reconozca.
Atención. Implica en la práctica la apertura del registro a signos «no convencionales», como, por ejemplo, las marcas olfativas
De forma enunciativa, el Reglamento identifica la forma en que han de
representarse determinados signos para poder acceder al registro, entre
otras, las marcas: (a) denominativas, (b) figurativas, (c)
tridimensionales, (d) de posición, (e) de patrón, (f) de color, (g)
sonoras, (h) de movimiento, (i) multimedia y (j) hologramas.
representarse determinados signos para poder acceder al registro, entre
otras, las marcas: (a) denominativas, (b) figurativas, (c)
tridimensionales, (d) de posición, (e) de patrón, (f) de color, (g)
sonoras, (h) de movimiento, (i) multimedia y (j) hologramas.
Oposición al uso de la marca
Siempre que el solicitante de la marca posterior objeto de oposición
lo requiera, el titular de la marca anterior deberá aportar
documentación que acredite un uso continuado de la misma, en los casos
en los que la marca anterior lleve al menos 5 años registrada. El
objetivo, por tanto, es el de disminuir notablemente el número de
oposiciones.
lo requiera, el titular de la marca anterior deberá aportar
documentación que acredite un uso continuado de la misma, en los casos
en los que la marca anterior lleve al menos 5 años registrada. El
objetivo, por tanto, es el de disminuir notablemente el número de
oposiciones.
Además:
- Se clarifica el momento concreto desde el que ha de
computarse el plazo de 5 años, siendo a partir del día en que el
registro de la marca sea firme. - Finalmente, en los procedimientos de caducidad y
nulidad se recoge la misma previsión que en el de oposición, permitiendo
al titular de la marca anterior solicitar que aporte prueba de su uso
efectivo.
El Reglamento regula el procedimiento que deberá de seguirse en
aquellos supuestos en los que el solicitante de una marca haya requerido
al oponente prueba de uso de la marca en la que basa su oposición. El
solicitante de una marca podrá solicitar una prueba de uso por parte de
las marcas que se opongan. El requisito es que hayan pasado más de cinco
años desde su registro. La parte oponente dispone de un mes para
aportarla. Y, en caso de no hacerlo, de que esta sea insuficiente o no
acreditar una causa justificativa para la falta de uso, la oposición
será desestimada.
aquellos supuestos en los que el solicitante de una marca haya requerido
al oponente prueba de uso de la marca en la que basa su oposición. El
solicitante de una marca podrá solicitar una prueba de uso por parte de
las marcas que se opongan. El requisito es que hayan pasado más de cinco
años desde su registro. La parte oponente dispone de un mes para
aportarla. Y, en caso de no hacerlo, de que esta sea insuficiente o no
acreditar una causa justificativa para la falta de uso, la oposición
será desestimada.
Clarificación del concepto de marca y nombre comercial renombrado
Se contempla como única categoría la marca o nombre comercial que
goce de renombre, eliminando la referencia al concepto de «notorio» del
artículo 8 de la Ley de Marcas. Esta referencia generaba inseguridad
jurídica y no se adecuaba a la redacción de la Directiva de Marcas.
Asimismo, se clarifica que la marca renombrada se protege también frente
al riesgo de dilución del carácter distintivo.
goce de renombre, eliminando la referencia al concepto de «notorio» del
artículo 8 de la Ley de Marcas. Esta referencia generaba inseguridad
jurídica y no se adecuaba a la redacción de la Directiva de Marcas.
Asimismo, se clarifica que la marca renombrada se protege también frente
al riesgo de dilución del carácter distintivo.
Al hablar de marca notoria, hacemos referencia a aquellas marcas
conocidas en el sector en el que operan. Cuando nos referimos a marca
renombrada, por otro lado, aludimos a aquellas cuyo reconocimiento
traspasa su propio sector de actividad. Esta modificación de la ley
mantiene el concepto de ‘renombre’, por ejemplo, en el caso de las
prohibiciones de registro.
conocidas en el sector en el que operan. Cuando nos referimos a marca
renombrada, por otro lado, aludimos a aquellas cuyo reconocimiento
traspasa su propio sector de actividad. Esta modificación de la ley
mantiene el concepto de ‘renombre’, por ejemplo, en el caso de las
prohibiciones de registro.
Competencia de la OEPM para declarar la nulidad o caducidad de una marca
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) tendrá competencias
para resolver las acciones de caducidad y nulidad de las marcas. Los
tribunales solo serán competentes en el seno de un procedimiento de
infracción de marca vía demanda reconvencional. Esta previsión no será
aplicable hasta el 14 de enero de 2023.
para resolver las acciones de caducidad y nulidad de las marcas. Los
tribunales solo serán competentes en el seno de un procedimiento de
infracción de marca vía demanda reconvencional. Esta previsión no será
aplicable hasta el 14 de enero de 2023.
El Reglamento regula los procedimientos de nulidad y caducidad,
indicando, por ejemplo, el contenido de la solicitud o las pruebas que
el solicitante estime pertinentes.
indicando, por ejemplo, el contenido de la solicitud o las pruebas que
el solicitante estime pertinentes.
Mercancías en tránsito
Se otorga al titular de una marca registrada la facultad de ejercitar
la acción de cesación contra mercancías procedentes de terceros países
que se introduzcan en España, aun cuando no sean despachadas a libre
práctica. Este derecho decaerá si el titular de las mercancías o el
declarante acreditasen que el titular de la marca registrada no tiene
derecho a prohibir la puesta en el mercado de las mercancías en el país
de destino final.
la acción de cesación contra mercancías procedentes de terceros países
que se introduzcan en España, aun cuando no sean despachadas a libre
práctica. Este derecho decaerá si el titular de las mercancías o el
declarante acreditasen que el titular de la marca registrada no tiene
derecho a prohibir la puesta en el mercado de las mercancías en el país
de destino final.
Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.
Un cordial saludo,
José María Quintanar Isasi